Notas sobre la acción reivindicatoria del derecho de marca

Estamos todos de acuerdo, el sistema instaurado por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, es preeminentemente registral, beneficiando a quien inscribe antecedentemente una marca o nombre comercial en la oficina pública correspondiente. Ahora bien, lo anterior no está exento de excepciones, en la búsqueda de la siempre necesaria justicia material, ejemplo de lo cual es la acción reivindicatoria consagrada en el artículo 2 de la citada norma legal, que habilita al tercero, creador material del signo distintivo y usuario antecedente del mismo, a accionar frente al titular registral cuando el registro se hubiera efectuado en fraude de derechos o en violación de una norma legal o contractual.

1. Adquisición del derecho de marca

La primera cuestión que debe de tratarse cuando se aborda la acción reivindicatoria es, necesariamente, el nacimiento del derecho sobre la marca, esto es, analizar el punto en que se genera y crea el derecho sobre el signo distintivo. Para ello se hace necesario el análisis previo de los principios básicos sobre el germen del derecho exclusivo del derecho de marcas.

En primer lugar aparece el denominado principio de prioridad en el uso, aquél según el cual el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el tráfico jurídico-económico; así, el derecho de marca pertenece a quién la usa por primera vez para designar sus productos o servicios. Es el modo adquisitivo que prevaleció en las etapas iniciales del sistema de marcas, e implica que la inscripción registral de la marca tiene un valor declarativo y no constitutivo, lo que motiva que en caso de conflicto entre el usuario anterior de la marca y el titular posterior de la misma se debe resolver a favor del primero. Posteriormente este sistema evolucionó hacia la notoriedad del signo derivado del uso en el mercado, en el que no bastaba con la utilización de la marca sino que ese empleo fuese realizado de forma que tuviese constancia por terceros, que a los efectos del mercado existiese el conocimiento de la existencia del signo y a quién pertenecía, por la utilización en el tráfico, de éste. La diferencia entre una y otra situación estriba en que frente al simple uso del principio, la notoriedad implica una difusión y reconocimiento de la marca por los consumidores.

Frente a este sistema aparece el de la inscripción registral, principio que se ha ido imponiendo de forma gradual; según este sistema el nacimiento del derecho sobre la marca tendrá lugar mediante su inscripción en el registro; a través de ella el titular adquiere un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, que impediría su uso por terceros no autorizados. De aquí que el nacimiento sobre la marca se produce mediante la inscripción en el registro con independencia de su uso y de si éste es o no notorio, revelándose como constitutiva, ya que además de atestiguar el nacimiento de aquélla, la inscripción genera el derecho de exclusiva sobre la marca.

Fijados los sistemas existentes debemos acudir a la evolución experimentada en el ordenamiento español, partiendo para ello del Estatuto sobre la Propiedad Industrial de 1929, y más concretamente de su artículo 14, el cual establecía un sistema mixto, en el que se conjugaba el principio de inscripción registral con el de la prioridad en el uso. En efecto, el derecho exclusivo sobre la marca se confería en virtud de la inscripción del signo del registro que debía consolidarse mediante su utilización ininterrumpida en los tres años posteriores, pese a lo cual, el usuario no titular de la misma no quedaba desamparado sino que se le atribuía un derecho de alcance limitado por cuanto se le permitía impugnar la marca confundible con aquella que se venía utilizando mediante el correspondiente proceso declarativo, que debía entablarse antes de tres años, plazo en el que se consolidaba la marca registrada, siempre que ésta fuese usada por el titular inscrito.

Frente a este sistema, la Ley de Marcas de 1988, en su artículo 3.1 y 2, si bien consolidaba la adquisición del derecho de marcas mediante la inscripción en el registro, instauraba el principio diferente del de la notoriedad de la marca; con ello, el usuario de una marca registrada, a la hora de impugnarla no solo debía acreditar su utilización anterior a la inscripción sino que debía acreditar, además, la notoriedad de la marca como consecuencia del uso de la misma. Y ello sin que se requiera la utilización posterior del titular registral.

Finalmente, la vigente Ley de Marcas de 2001 regula en su artículo 2.1 el nacimiento del derecho sobre la marca, al especificar que «El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley». Considerada de forma aislada dicha norma, parecería dar a entender que la vigente normativa se decantaría por un sistema de adquisición registral puro, pero analizándola de forma conjunta y coordinada con otras normas la conclusión cambia de forma radical. En efecto, según el artículo 6.2 de la Ley de 2001, al enumerar las marcas anteriores que impiden el registro de una marca posterior o confundible, se está equiparando la marca notoriamente conocida a la marca registrada, lo que conduce a que el titular de aquélla pueda oponerse al registro de una marca posterior idéntica o confundible.

Por otro lado, el artículo 34 de la misma ley, en su apartado quinto, equipara al titular de la marca notoriamente conocida en España al titular de la marca registrada, concediéndole un ius prohibendi equivalente al que se confiere al titular de marca registrada. Igualmente, al regularse la nulidad relativa de la marca, la vigente norma equipara la norma notoriamente conocida a la registrada, y más concretamente, el artículo 52.1, al remitirse al artículo 6, reconoce el mismo valor a la marca anterior notoriamente conocida por su uso a la posterior registrada y que es igual o confundible con la primera. A diferencia de lo dispuesto en la norma de 1988 (que disponía que, salvo en el caso de solicitud presentada de mala fe, la acción de nulidad de la marca confundible posteriormente registrada prescribía en el plazo de cinco años contados desde la fecha de la publicación de la concesión del registro de la marca, transcurrido el cual la marca posteriormente registrada se consolidaba y su titular podía prohibir cualquier uso de la marca, aún incluso la anterior notoriamente conocida) la normativa actual, a través de lo dispuesto en el artículo 52.2, permite la coexistencia de la marca registrada y la anterior usada de forma notoria a pesar de haber transcurrido el plazo de los cinco años, por la denominada prescripción por tolerancia.

Como conclusión, se puede afirmar que la Ley de 2001, consagra un sistema mixto en el que coexisten el principio de inscripción registral y el principio de notoriedad del signo.

2. Acción reivindicatoria

Sentado lo anterior procede definir la acción reivindicatoria, que viene recogida en los apartados 2 y 3 del artículo 2 de la Ley de Marcas de 2001 (al igual que sucedía con el artículo 3.3 de la Ley de Marcas de 1988), posibilitando a la persona perjudicada por la conducta dolosa o desleal del titular o solicitante de una marca o que contravenga una obligación contractual o legal, se subrogue en la posición jurídica que detenta el solicitante o titular de la marca indebidamente solicitada o concedida; y ello sin perjuicio de los derechos de los licenciatarios y demás terceros afectados por el cambio de titularidad. En este caso, el que ejercita la acción reivindicatoria de la solicitud o de la marca registrada tiene que acreditar que el solicitante o el titular actuó en fraude de los derechos del propio demandante o violando una obligación legal o contractual frente a él. Por otro lado, si lo que se pide es la reivindicación de la solicitud de una marca, la acción deberá plantearse antes de la fecha de concesión del registro de la marca, mientras que si lo que se reclama es la titularidad de la marca registrada, la acción debe entablarse antes del transcurso de cinco años, computables desde la publicación del registro de la marca o bien desde el momento en que la marca registrada hubiese comenzado a ser utilizada conforme a las previsiones del artículo 39 de la Ley de 2001. Finalmente hay que destacar como hecho de notoria importancia el que en la acción reivindicatoria no aparece como presupuesto esencial y determinante el que la marca usada tenga el carácter de notoria a los efectos del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París.

3. Requisitos de la acción reivindicatoria

Dicho todo ello procede analizar los requisitos básicos de la acción reivindicatoria, para lo cual lo fundamental será determinar (a parte del transcurso del plazo legal) si queda o no acreditado ese fraude de derechos o contravención de una obligación contractual o legal, por el titular inscrito, a que la norma legal refiere.

En este punto se hace necesario traer a colación la regulación legal y consiguiente doctrina jurisprudencial del principio de la buena fe y del abuso de derecho, para poder atender si la conducta del titular registral ostenta la consideración de fraudulenta.

Así, la buena fe se define como la confianza o esperanza en una actuación correcta de otro, concretándose en la lealtad en los tratos y en la fidelidad de la palabra dada. Incluso Cossío ha llegado a formular el hecho de que la buena fe ha llegado a ser, dentro de nuestro Derecho positivo, una verdadera fuente de normas objetivas, un conjunto de normas jurídicas sin formulación positiva concreta y que son reunidas bajo esta denominación impropia y ocasionada a equívocos. Con ello se pretende el que las relaciones jurídicas, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, se produzca conforme a principios que la conciencia social considera como necesarios; principios que se encuentran implícitos o deberían estarlo en el ordenamiento positivo. Lo expuesto conduce a que todo acto realizado en el ejercicio de un derecho es, por principio, un acto lícito y justo, excluyente de responsabilidad, al tener una causa suficiente de justificación.

Ahora bien, cuando ese ejercicio de derecho se sigue como medio para causar daño a terceros (y partiendo de los actos de emulación), tendrá la consideración de ilícito y en consecuencia, dignos de reprensión. Así surge la teoría del abuso de derecho, el cual se produce cuando, si bien se actúa dentro del círculo que la ley marca como frontera al derecho que sea, sin embargo, de alguna forma no se usa conforme al “papel” que tiene encomendado o para la finalidad para la que está pensado; es decir, los actos realizados conforme a lo que el derecho tolera es perfectamente tolerable y amparable, mientras que cuando ese mismo acto se realiza con determinados fines o propósitos (al margen de la ley), será rechazable y sujeto a indemnización. Así lo recoge el artículo 7 del Código Civil, que exige la buena fe en el ejercicio de los derechos y la persecución (con consiguiente indemnización) del abuso de derecho.

Incluso la Jurisprudencia, al amparo de dicha regulación, ha venido a fijar los elementos esenciales del abuso de derecho, consistentes en un uso de un derecho externamente legal, un daño a un interés no protegido por una específica prerrogativa jurídica y una inmoralidad o antisocialidad de ese daño, manifestándose en la voluntad de perjudicar a terceros o cuando se ejercita con exceso el derecho.

Trasladado al ámbito marcario, y como se dispone la Corte inglesa al resolver el caso “Gromax Plasticure LTD. Vs. Don & Low Nonwovens LTD”, una conducta abusiva sería aquella que tuviere la consideración de deshonesta, con prácticas que no se ajustan a las pautas de una conducta comercial aceptable observadas por personas razonables y experimentadas en el sector concreto pertinente, lo cual, a modo ejemplificador, sucedería cuando al tiempo de depositar la solicitud, el solicitante tenga conocimiento (que tenga conciencia real y efectiva de ello), de que un tercero está usando una denominación o signo idéntica o semejante en relación con productos o servicios idénticos o similares a los que comprende la marca solicitada, siempre y cuando el uso del signo distintivo anterior y confundible haya sido real y efectivo (prolongado en el tiempo y con un nivel estimable de venta y reconocimiento en el mercado); igualmente cuando la intención con el registro de la marca es meramente especulativa o de bloqueo, cuando se pone de manifiesto una actitud meramente obstruccionista, reveladora de que, pese a que en la actualidad no se impone una obligación de uso al titular de la marca, la finalidad de la inscripción revela una conducta abusiva o fraudulenta al pensarse en fines espurios a los derechos amparados por la normativa de propiedad industrial.

4. Conclusión final

De todo lo expuesto cabe concluir que lo determinante en el marco de la tutela de los derechos marcarios será si la conducta del titular registral es entendible en persona que desde un principio mantiene una misma conducta, sin ambages ni dudas, ofreciendo un comportamiento coherente con los actos llevados a cabo, pero no en quien permite el uso de un signo distintivo a quien se presenta en el mercado como titular del mismo, verbigracia durante el tiempo que dura una relación contractual, para reclamar con posterioridad la titularidad de aquél.

Nuestra ley marcaria no ampara a quien trata de obtener un beneficio injusto a osta de un tercero, atribuyéndose la autoría de algo que no le corresponde por ostentarlo terceras personas o entidades, verdaderos creadores dela marca, siendo una conducta reprobable desde la perspectiva del legislador.

En definitiva, deberemos de estar ante una conducta contraria a la buena fe, como acto permisible dentro de la ley pero que busca una finalidad torticera, contraria a la confianza que demanda la sociedad, para el triunfo de la acción reivindicatoria, pero dejando claro que nadie puede ampararse en la inexistencia de una marca registrada anterior e idéntica a la que dice suya para acceder al registro con conocimiento pleno de que no fue su verdadero creador, con independencia de la notoriedad o no de la misma.

Si así sucede, la consecuencia será, amén de los efectos declarativos correspondientes, la necesaria cesación de utilización del signo distintivo reivindicado, con posibilidad de imposición de multa coercitiva ex artículo 44 de la norma legal.

Una vez más, será cuestión de prueba.

Por Luís Huerta, abogado de Bufete Buades.